一、法定合理使用之抗辩
为了满足法定合理使用的要求，被告应证明其同时符合三个条件：1、被告的使用是为了描 述自己的商品或服务;2、被告的使用是善意的、合理的;3、该使用是描述性的而非商 标意义上的使用。
在前面已经分析过的法定合理使用原则中，法院认为，由于Jardine不是在第一含义上使用原告BRI的商标，致使法定合理使用之抗辩不能成立。而该使用是用来描述被告的商品(或服务)还是原告的商品(或服务)，则在所不问，因此，法院并没有进一步对此进行考察。(注：See 318 F.3d 1291(9th Cir.2003).)
在认定Jardine法定合理使用之抗辩不成立后，法院进一步考察被告另一抗辩——指示性合理使用。指示性合理使用原则是由法官首次在New Kids一案中创设的，为成就该抗辩，被告应证明其符合如下三个条件：
1、若不使用原告商标将无法表示
法院没有详细地分析该要件如何适用，而是认为，被告Jardine是The Beach Boys乐队的创始成员，如果不使用“The Beach Boys”这一商标(同时又是乐队的名字)他将无法表示其与该乐队的关系。因此满足第一要件的要求。
2、在合理必要的限度内使用
同样地，法院也简单地说明了Jardine对“The Beach Boys”的使用是在合理必要的限度内，而且BRI也没有提出Jardine使用该商标特有的标记(Distinctive Logo)。因此满足第二要件的要求。
3、被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或者许可关系
法院从如下三个方面详细地分析了被告的使用没有满足第三个要件，即被告的使用暗示了其与原告存在赞助或许可关系。第一，Jardine突出使用“The Beach Boys”。在宣传材料上，与“Family and Friends”相比，“The Beach Boys”更加突出、显眼。第二，Jardine的使用暗示被告的乐队是由The Beach Boys乐队赞助的。Jardine的经纪人证实，为了提高乐队的声誉，他们建议把“The Beach Boys”商标包括到Jardine自己乐队的名字中来。第三，造成消费者实际上的混淆。据当时演出的组织者和部分消费者声称，他们不清楚到底是谁在进行演出。基于以上三个理由，法院认为Jardine使用BRI的商标没有满足第三个要件的要求， 因此，指示性合理使用之抗辩不能成立。
二、指示性合理使用原则之辨析
指示性合理使用是法官在New Kids中首次创设的，适用于被告使用原告的商标来描述原告而非被告的商品(或服务)，以弥补法定合理使用适用范围狭窄之不足。该原则与混淆可能(Likelihood of Confusion)存在何种关系，学者对其看法不一，司法实践对其应用也不统一。
商标侵权的理论基础是被告对原告商标的使用造成消费者对商品(或服务)的来源产生 混淆。美国著名的商标法专家McCarthy教授指出，根据《Lanham法令》，判定商标侵权 的惟一标准是混淆可能，该理论关注的是消费者的反映而不是销售者的主观心理状态。然而，在New Kids中，法院认为，只要满足三个要件，指示性合理使用之抗辩就能够成立。这三个要件只取决于被告的行为，而不问消费者的主观认识程度。换言之，商标侵权行为是否存在完全取决于被告自身的行为，而该行为是否造成消费者的混淆则在所不问。法院认为，在被告提出指示性合理使用的案件中，被告至少在文字上使用了与原告相同的商标，如果还是采用传统的混淆可能的测试方法来处理该类案件，那么所有的指示性使用都将导致混淆。因此采用New Kids一案中确立的测试方法来取代传统的混淆可能Sleekcraft测试法，将使案件更加公平、合理。 法院在New Kids一案以及随后的Abercrombie & Fitch,Playboy Enterprises,Inc.v.Welles中都适用了指示性合理使用 ，而且在这些案件中法院都没有考虑混淆因素。
对于法院创设的指示性合理使用原则，有学者提出强烈的批评，他们认为指示性合理使用——以被告行为取代消费者混淆的判定方法，是根本违反商标法的基石，是严重背 离《Lanham法令》的基本立法目的的。McCarthy教授也主张合理使用仅仅是一种不能导致混淆可能的使用。
与此同时，美国联邦第九巡回上诉法院也意识到其创设的指示性合理使用原则与商标法基石和《Lanham法令》存在不和谐，因此，法院在最近的The Beach Boys一案中对指示性合理使用的第三要件——被告的使用不得暗示其与原告存在赞助或许可的关系进行修订。在The Beach Boys一案中，法院指出“指示性合理使用的第三要件——不得暗示赞助或许可关系只是混淆可能的另一面”。而 且Jardine的使用实际上也给演出的组织者和部分消费者对谁是真正的演出者造成混淆 ，该因素也是被法院认为Jardine的使用没有符合指示性合理使用第三要件的原因之一 。
为了与《Lanham法令》相协调，在The Beach Boys一案中，法院修订了指示性合理使用的第三要件，要求被告必须证明不存在混淆可能，以满足指示性合理使用抗辩之要求。这与创设指示性合理使用原则的初衷是大相径庭的。指示性合理使用的创设初衷在于保护被告，即在无法适用法定合理使用的商标侵权诉讼中，被告只要证明其符合该原则的三个要件，其使用就是合理的。该原则的三个要件中没有要求被告证明不存在混淆可能。然而，在The Beach Boys一案中，对于混淆可能的举证，责任却由原告转移到被告身上。申言之，本来着眼于减轻被告负担的原则现在已经变成大大加重被告的负担。如果被告能够证明混淆可能不存在，那么商标侵权之诉将不成立，自然地，被告也没有必要再通过指示性合理使用之抗辩来证明不存在商标侵权。因此，该原则的存在将没有实际意义。
法院为了维护被告权益，创造性地设立指示性合理使用原则，以弥补法定合理使用原则之不足。但是，该原则却与现行美国商标法基石和《Lanham法令》不相吻合，造成该原则的先天缺陷。在The Beach Boys一案中，法院似乎弥补了该原则缺陷，但却产生了另一尴尬——混淆可能的举证责任由原告转移到被告身上，严重违背该原则的初衷，威 胁该原则之存在。美国联邦法院于2004年1月受理了KP Permanent Make-Up,Inc.v.Lasting Impression,Inc.一案，该案也涉及到该问题，美国最高法院将如何协调这一 问题，我们将拭目以待。
