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商标代理人如何帮助企业选择合适的商标分类

来源:www.ht.cn时间:2018-05-16

    先了解一下商标分类

    尼斯协定成员国,采用《商标注册商品和服务国际分类》,也就是常说的尼斯分类。现行尼斯分类是第十一版于2017年1月1日生效。

    商标局在尼斯分类的基础上,将商品和服务划分类似群,并结合实际情况增加我国常用商品和服务项目名称,制定《类似商品和服务区分表》(以下简称《区分表》),共45个大类,其中商品为1~34类,服务为35~45类。

    我们代理人常使用的是《区分表》,而不是尼斯分类,是有很大区别的。如果客户考虑后续注册境外商标,建议他选择尼斯分类的商品或服务,这样比较“兼容”。

    我简单说明一下业内专用名词

    1、大类,就是45个类别,每个大类含有标题、【注释】、若干“小类”和商品或服务项目名称。类别标题指出了归入本类的商品或服务项目范围;【注释】对本类主要包括及不包括哪些商品或服务项目作了说明。建议仔细阅读类别标题和【注释】部分,商品应该归于哪个类别往往都是在这里判断。

    2、小类,每个大类下的类似群。类似商品是指在功能、用途、主要原料、销售渠道、销售场所、消费群体等方面相同或者具有较大关联性的商品;类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同或者具有较大关联性的服务。

    在小类下也有【注释】,主要说明类似群分成几个部分,各部分商品是否类似,或与跨类的哪些商品类似。如果你的客户非常抠细节,那么你就要注意这些部分的内容了。还有一个特殊的小类“单一商品”需要多说几句。举个栗子:

    2513 单一商品

    ()十字褡修女头巾神父左臂上佩戴的饰带(牧师、神父穿 的)白麻布长袍宗教服装

    (二)服装绶带

    浴帽

    睡眠用眼罩

    理发用披肩

    婚纱

    :1.本类似群各部分之间商品不类似;

    2.本类似群第(二)部分为单一商品,各自然段间互不类似;

    3.婚纱与2501服装类似。

    意思是说:第一部分的5个商品与第二部分的5个商品是不类似的;第二部分的5个商品之间又都不类似;第二部分中的婚纱与2501服装类似。

    如果我们要建议客户25“全类”无死角保护,那么在2513的第一部分要选1个商品,服装绶带、浴帽、睡眠用眼罩、理发用披肩再单独指定才行。

    经常有人问25类ABC有相同商标在先了,还能不能注册。如果要细究的话,很多商标都有空子可钻,总有几个小类或单一商品是漏选的,所以有些“坏人”就借用这一点忽悠客户,承诺百分百下证,下来的可能就是这样指定单一商品的“残标”(商品不全或部分驳回的商标)。

    我再强调一遍,商标是与商品或服务挂钩的,我们说25类商标、35类商标都不是准确的说法,严谨的说是要细致到指定了哪些商品或服务的。

    这一点在商标转让业务上显得更重要一些,不只要看是不是残标,还要看商标具体指定的商品是否满足客户的需要。

    3、商品或服务项目,商品或服务中只有6位数字编号的是尼斯分类规范商品,前面有字母C的是中国“独有”的规范商品,新版本《区分表》里有一些新增非规范商品。通常情况下,我们建议客户优先选择规范商品,如果客户执意要选择非规范商品,也最好是在《区分表》的非规范商品中选择,因为只有这样才能网报。

    商标权包括专有权和禁止权,粗略的理解为在选定商品上有专有权,在小类上有禁止权,所以,无论客户选择的是哪个商品,商标在商品所在小类都是受商标权保护的。一般情况下建议客户不要过于纠结商品名称。但是,也有部分电商平台很抠字眼,要求必须包含具体产品名称才能入驻,那就需要额外注意了。

    一共有45个类别,怎么才能记住呢?

    结合生活中遇到的商品来熟悉商标分类。你看到薯片就是30类、啤酒就是32类、白酒33类,在逛超市时来个45类大挑战。商标本来就是要用到商品中去的,看的多、记得多,慢慢你就有感觉了。服务客户时,就不用再去翻书了,如数家珍一样的告诉客户他应该注册哪个类、保护哪个类、拓展哪些类。

    35类和第9类特别说明

    是不是卖东西都要注册第35类,是不是APP都要注册第9类?我请大家别再这样说了,商标代理人不能这样稀里糊涂的,或者故意误导客户。

    9类0901里有“计算机程序(可下载软件)”商品。APP都是可下载的程序,那是不是所有APP都应该注册0901呢?并不是,只有那些下载的程序本身就是商品的,才需要注册0901商标,例如:金山杀毒软件、微软办公软件等等,一部分APP属于这种情况;更多的APP虽然也是下载的程序,但程序本身不是商品,而是通过程序来提供服务,比如交友、通信、小视频、自拍等等,那么这些APP需要注册的就不是第9类。

    35类3503里有“替他人推销”等服务。以前同行说超市、商店必须注册35类,也有说任何品牌门头、店面都需要注册35类,否则别人就可以开了。这是对第35类的极大误解。第35类属于服务类别,无论广告、商业服务、销售等都是指“为他人”提供这些服务才需要注册,比如“产品展示”,不是说有人注册了35类同名的商标,客户自己都不能展示产品了。再说一遍,商标是让公众区分商品或服务来源的。如果是公司自己打广告、发展加盟商、销售、展示产品等正常经营行为,根本不在商标法管理的范畴内,更不需要注册一个商标来保护。

    我们是否应当建议客户注册第9类和第35类?我认为要区分对待,一些APP“雄心壮志”的迟早要融资上市,那么他们的商业模式也会不断变化,需要保护更广泛一些。虽然他们自己未必用的上,但同名APP出现在App Store或者应用宝等下载市场,总不是很好,建议他们注册还是可取的;同样,那些商业模式新潮一些的,通过广告服务变现流量的,无论他们是何种服务或产品,只要未来有用的着第35类的,还是建议注册会更好一点。

    如何让客户选择更多类别?

    我会这样说:“相同名字在不同类别是可以同时存在的,你好不容易把品牌做起来,别人在其他相关类别注册与你相同的商标搭顺风车,可能会造成你的品牌淡化,你的品牌就不值钱了。举个栗子,森马服装做的还可以,如果市场上有森马箱包、森马化妆品、森马手机,针对的消费者又同是年轻人,他们就不会只钟情于森马服装了。多注册几个类别是给你的品牌预留更加广阔的发展空间。

    我介绍一下推荐选类的基本原则:

    1、主要销售的商品或提供的服务是一定要选的,也是客户商标的核心分类;

    2、销售的商品或提供的服务相关项目也是一定要选的,比如运动服装搭售运动手套、运动鞋、篮球,那么手套、鞋、球就是必须选的商品;

    3、销售的商品或提供的服务的上下游相关项目建议选择,比如服装上游包括原料布、线、针、服装设计、加工等,下游包括服装清洗、缝补等;

    4、商品由重要零部件组成,零部件也建议注册,比如汽车的发动机、轮胎;

    5、商品包装所使用的容器、盒子,建议选择;

    6、客户未来想要拓展的商品或服务项目,比如客户现在做服装,未来可能拓展到箱包、香水等;尤其要考虑到客户商业模式的变化,比如客户现在只是提供某种特定功能的APP,将来也许要流量变现提供广告服务,也可能开发大数据、云计算等服务,又或者提供互联网金融、P2P信贷等服务,与之对应的分类都需要提前注册保护的。

    我们在申请注册和商标使用时,都是按照《区分表》来看商品或服务之间是否类似,比如2501的服装与2507的鞋属于不同类似群(小类)可以判断它们不类似。

    但在遇到驳回、异议时,或者在实际商业中,判定商品或服务是否类似,遵循的不是《区分表》,而是要考量多种因素,包括商品或服务的功能、用途、原材料、成分、销售渠道、销售场所、生产者、消费者、消费习惯等因素,存在容易引起相关公众误认的,都有可能判定为类似。

    有这样一个案例,两件商标在第7类同名,一个指定压瓦机,另一个指定压片粉碎机,在《区分表》中属于不同小类,都拿到注册证了。但两件商标的注册人实际上是为相同客户群体提供功能相近的器械,这种情况属于商标指定商标之间实质性的相似。在先权利人更有机会通过诉讼或无效对方商标,保护自己的权利。再举一个例子,客户是做石油钻井设备的,配套的有一些车辆,注意是配套用的维修、运输的车辆,他们只注册了钻井设备的商标,第12类的运载工具被人抢注,对方要求他们停止销售。最后,因为客户的车辆实际功能、消费群体、销售渠道等各方面与第12类的运载工具不相同,而不构成商品相似。

    我们应该建议客户更广泛的保护品牌,避免相同或近似商标出现在类似商品或服务上,适度范围的多类注册。

    另一方面,如果客户想要对竞争者发动“商标”战争,最好的方法也是抢夺竞争者商标的类似商品或服务的缺漏,淡化对方商标显著性,甚至造成竞争商标沦为通用词而被无效掉。

    商标不止是一个法律概念,它结合到具体的商业实践中,运用到商品和服务上,就会千姿百态,妙趣横生。