商标在先使用抗辩的法律效果

时间:2016-12-30

          (一)商标在先使用抗辩的法律效果

      彻底贯彻商标权注册主义制度,凡是落入注册商标排他权范围内的商标使用行为,都应当构成侵害注册商标权的行为,商标在先使用行为亦不例外。[57]但如此一来,由于信息不对称造成的客观上无法享受先申请原则带来的好处的商标在先使用事实和信用,都将在注册商标权的侵权指控下、在商标先使用人和相关公众的哀叹声中付之东流,进而导致社会资源的巨大浪费。如果进一步考虑到注册商标出于囤积目的或者别的原因实际上没有使用的情况,此种情况会更加严重。这是以授予商标权保护商标使用者的信用进而促进产业发展为目的的商标立法者不愿意看到的结果。为此,商标立法者不得不以商标在先使用的事实和已经形成的信用为基础,为在先使用人开辟一个避风港。凡是符合商标法规定要件的在先使用,就可以进入这个避风港,既不用承担损害赔偿责任,也不用承担停止侵害责任,而且可以在原有范围内继续使用其具有一定知名度的商标。由此可见,商标权注册主义制度下,商标在先使用人基于在先使用商标获得的并不是一种积极意义上的专用权和排他权,既不能进行使用许可,也不能进行转让,更不能针对第三人行使损害赔偿请求权和停止侵害请求权,而是一种消极意义上的抗辩权,对抗的是注册商标权人的侵权指控以及损害赔偿请求权、停止侵害请求权。

      作为一种消极意义上的对抗注册商标权人侵权指控的抗辩权,没有积极的权能,不能将在先使用的商标单独进行转让、使用许可,除非发生企业合并等事由而随营业一起转移。

      (二)注册商标权人能否进入商标在先使用人的营业圈

      商标在先使用知名度和信用所及地域范围内,注册商标权人能否进入其中开展业务?按照商标权注册主义制度,申请注册的商标一旦被核准注册,在核定使用的商品或者服务范围内,就享有全国地域范围内的专用权和排他权,注册商标权人当然应当有权进入先使用人的营业圈开展业务,并和在先使用权展开竞争。

      话虽如此,允许注册商标权人毫无障碍地进入在先使用商标已经具有知名度和信用的营业圈进行营业,由于注册商标和先使用商标标注的商品相同或者类似,商标本身也相同或者近似,虽然在先使用人也附加了区别性标记,但难免发生注册商标搭取在先使用商标知名度和信用、导致相关公众混淆的现象。特别是在注册商标权人和商标在先使用人营业地点相近甚至相邻的情况下,相关公众发生混淆的可能性、注册商标权人不正当搭取商标在先使用人便车的可能性更大。

      可见,尽管按照商标法商标在先使用人不能阻止注册商标权人进入其营业圈进行开展义务,但一旦注册商标权人进入其营业圈从事不正当竞争行为,在先使用人仍然可以反不正当竞争法为依据,诉其不正当竞争,并行使损害赔偿请求权和停止不正当竞争行为请求权。这与商标在先使用在商标法上获得的仅仅是抗辩权而不是请求权并不矛盾。

      转载于:《知识产权杂志》 作者:李扬