商标在先使用抗辩的限制：附加区别性标记

时间：2016-12-30

　　商标在先使用抗辩虽保护了在先使用人既有信用和利益，弥补了商标权注册主义制度之不足，但因市场上出现相同或者近似的在先使用商标与注册商标共存的格局，作为商标法立法目的中极为重要一环的相关公众很可能因此发生商品来源混淆并因此而利益受损。正如美国第十一巡回上诉法院在衡量商标权人延迟起诉的效果时所指出的那样，法院必须考虑公众不受混淆可能性困扰的权利，在被告未经许可使用商标权人商标引起混淆的情况下，“虽然有人必须承受损失，但法律要求承受之人不是公众。” [53]此种情况虽然是针对商标权人延迟起诉的效果而言，但对平衡商标在先使用人利益与商标权人利益时也适用。为了保证相关公众利益不受损害，《新商标法》第59条第3款特别要求，在先使用人继续使用其商标时，负有附加适当区别性标记的义务。

　　何谓“适当的区别性标记”？基于《新商标法》第59条第3款要求在先使用人负担该义务的宗旨，适当的区别性标记，应当理解为以相关公众的一般注意力判断，能够明确将在先使用人使用的商标与注册商标区别开来、不会混淆在先使用人与注册商标权人商品来源或者法律与经济关系的标记。

　　1.“适当区别性标记”的判断主体

　　适当区别性标记的作用在于避免相关公众对在先使用人和注册商标权人的商标及其商品来源发生混淆，在先使用人附加的标记是否“适当”、是否发挥了“区别性”作用，判断主体自然应该是相关公众，而不是注册商标权人，更不是商标在先使用人。

　　2.“适当区别性标记”的判断原则

　　以相关公众作为“适当区别性标记”判断主体时，必须坚持相关公众普通注意力原则、隔离观察原则、整体观察原则。[54]

　　3.“适当区别性标记”的具体标注方法

　　为了达到让相关公众区别商标在先使用人与注册商标权人商标及其商品来源的效果，最好最简便最经济的方式就是，商标在先使用人在其商品、商品包装或者装潢上面、或者服务场所、提供服务所用的器具上，以较为显著的文字直接了当说明自己商品或者服务与注册商标权人提供的商品或者服务无关。比如，本商品与注册商标权人商品没有任何关系，某某地域不生产、销售本商品。也可以在商品、商品包装、商品装潢或者服务场所、提供服务所用的器具上以最能吸引相关公众注意力的突出方式强调商品来源。只有这两种方式才能被认为属于“适当区别性标记”。以下方式都难以认为属于“适当区别性标记”方式：

　　第一，以较小号文字在其商标下面加注在先使用人姓名、商号或者主要生产经营场所所在地地名。[55]由于实践中存在注册商标许可使用合同关系，在商标相同或近似情况下，通过这种标注方式很难起到区别在先使用人和注册商标权人商品来源的作用。

　　第二，修改在先使用商标构造本身，不能认为附加了适当区别性标记。修改在先使用商标构造，会产生两种结果。一是彻底改变了商标构造，改变后的商标与注册商标完全不同，在先使用人不存在侵害注册商标权的可能性，在先使用人无需再援引商标在先使用抗辩对抗注册商标权的侵权指控。二是改变后的商标仍然与在先使用商标和注册商标相同或者近似，不但未能起到区别作用，反而更容易引起相关公众的混淆。

　　要求在先使用人修改其在先使用商标构造本身，并且到面目全非的地步，正如日本学者网野诚所指出的，等于彻底否定了在先使用抗辩。[56]这种做法显然不可取。

　　出现上述第二种结果，不能认为在先使用人履行了附加适当区别性标记的义务。给在先使用商标加一个圆圈或者加上简单的一点装饰，非但难以发挥区别性作用，反而可能构成注册商标权侵害或者不正当竞争行为。

　　其实，从《新商标法》第59条第3款规定看，“附加区别标记”也意味着商标在先使用人只能在其商标构造之外添加区别性标记，而不能通过对商标构造本身进行修改的方式完成“附加区别标记”的义务。

　　4.要求商标在先使用人附加区别性标记，不能给在先使用人造成不合理的经济负担

　　这是“适当的”区别性标记的应有之义。比如，注册商标权人不能要求在先使用人通过电视广告等方式完成附加区别标记的义务，也不能要求在先使用人通过在产品上烙印、制作成本过高的单独牌子或者说明书等方式完成附加区别性标记的义务。

　　转载于：《知识产权杂志》 作者：李扬